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来源：中国知识产权报
荷兰NHL企业有限公司（下称NHL公司）欲在衬衫及文具等商品上在华申请注册”OILERS及图”商标，因遭遇美国NFL资产有限责任公司（下称NFL公司）服装及文具商品上的在先商标”OILERS”,被国家工商行政管理总局商标局予以驳回。
申请商标”OILERS及图”与引证商标”OILERS”的文字构成、呼叫、含义基本相同，理应不予核准注册，然而NHL公司与NFL公司此前达成的一份《商标注册同意书》，使得该案峰回路转。日前，根据北京市高级人民法院作出的（2014）高行（知）终字第2188号及（2014）高行（知）终字第2213号行政判决书，法院认为NFL公司与NHL公司在我国的经营业务不同，且NFL公司同意申请商标的注册，申请商标与引证商标共存不会不导致消费者产生混淆误认，据此认定申请商标应予核准注册。
据了解，2011年7月，NHL公司提出第9699111号与第9699112号”OILERS及图”商标（下统称申请商标）的注册申请，指定使用在第25类衬衫等商品及第16类文具等商品上。
NFL公司于1997年3月提出第1338452号及第1297905号”OILERS”商标（下统称引证商标）的注册申请，1999年被核准注册使用在第25类服装等商品及第16类文具等商品上，目前两引证商标均处于专用权期限内。
NFL公司与NHL公司曾签订一份《商标注册同意书》，NFL公司表示同意NHL公司在指定使用的商品上注册和使用申请商标，并确认NFL公司在中国的经营领域和核心业务与NHL公司不同，在相关公众中不会引起任何混淆。
北京市高级人民法院认为，《商标注册同意书》体现了引证商标权利人NFL公司的真实意思，是其基于市场实际审慎作出的排除混淆可能性的判断，应当予以充分的考虑和尊重，若无其他明显因素表明存在混淆的可能性，该《商标注册同意书》通常是排除混淆可能性的有力证据。只有在有充分证据证明在先商标权人签署的《商标注册同意书》侵害了消费者利益的情况下，在先商标权人对其权利的处分才应当予以否定。
该案中，根据双方达成的《商标注册同意书》，NFL公司确认其与NHL公司在中国的经营领域和核心业务不同。基于此，相关公众亦能因NFL公司与NHL公司经营方面的差异，而在客观上将申请商标与引证商标区分开来，不致产生混淆误认。
综上，北京市高级人民法院作出终审判决，认定申请商标”OILERS及图”与引证商标”OILERS”不构成使用在相同或类似商品上的近似商标，据此维持了关于撤销商评委对申请商标不予核准注册的驳回复审决定的一审判结果。
行家点评：
施敏丽 北京市汉卓律师事务所 律师：商标是区分商品或服务来源的重要标志，显著性是商标的主要特征，注册商标的本质功能在于保护在先权利所有人和相关消费者等市场主体的合法权利。在商标驳回复审程序中，申请人与引证商标所有人签订的《商标注册同意书》等引证商标所有权人以书面方式自愿同意申请人申请商标行为的法律效力的认定问题，在司法实践中目前并没有统一的标准，而是需要商评委或人民法院结合根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法（下称第二次修正的商标法）第二十八条中规定的”同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的”情形作出具体的判断。
该案申请商标为图文组合商标，引证商标为纯英文商标，申请商标与引证商标文字部分”OILERS”的构成、呼叫、含义完全相同，根据”部分近似，全部驳回”的商标审查原则，以引证商标为在先权利为由而驳回申请商标的注册申请，符合第二次修正的商标法第二十八条的规定。在商标驳回复审阶段，商评委对申请商标不予核准注册的出发点侧重于消费者的识别功能，即申请商标与引证商标构成类似商品上的近似商标，而且《商标注册同意书》不能排除这种混淆可能性的存在。在该案行政诉讼程序中，一审法院和二审法院均在鉴于引证商标所有权人作为直接的市场利害关系方的基础上作出的商标共存的真实意思表示考量的同时，结合了对消费者利益的考量，最终作出撤销商评委相关商标驳回复审决定并责令其重新作出决定的判决。
在商标授权确权行政案件中，若申请商标与引证商标指定使用商品相同、商标标识相同，即便相关当事人之间存有《商标注册同意书》，也不应当对申请商标予以核准注册，即引证商标所有权人对其商标权利的处分，须以第二次修正的商标法第二十八条的相关规定为前提。针对与引证商标指定使用商品类似、商标标识近似的申请商标，在商标驳回复审阶段和商标授权确权行政诉讼阶段，《商标注册同意书》仅能作为认定申请商标与引证商标是否近似、是否会导致相关消费者混淆的考量因素之一，而不是申请人与引证商标所有权人达成了《商标注册同意书》引证商标便不会成为申请商标获准注册的在先权利障碍。若商品类似、商标标识近似且容易导致相关公众混淆误认进而侵害消费者利益的，《商标注册同意书》的效力一般将不会被商评委和人民法院所采纳。此外，如果《商标注册同意书》的内容会损害社会公共利益或可能会造成垄断等情形的，该《商标注册同意书》的效力不会被商评委和人民法院采纳。
综上所述，在商标驳回复审程序及商标授权确权行政诉讼中，《商标注册同意书》的适用应以第二次修正的商标法第二十八条的规定为前提，且仅在商品近似、商标标识有一定差异的基础上，作为判断商标近似及是否会导致相关公众混淆误认的考量因素之一。
王华 北京恒都律师事务所 律师：第二次修正的商标法第二十八条规定：”申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”该条款中，对于商标驳回的情形作出区分，其一为不符合第二次修正的商标法相关规定，其二为同他人商标构成相同或类似商品上的相同或者近似商标。不符合第二次修正的商标法规定的情形主要指损害公共利益的绝对禁止注册及缺乏显著性的标识，商标审查机关基于对公共利益的保护，主动援引相关法条驳回。同时，对于在先商标权人利益亦应予以主动保护。但在商标异议及无效宣告程序中，我国现行商标法要求在先权利人或利害关系人主动提起，否则不予保护。异议及无效宣告程序中将当事人的权利设置在自由意志的处分中，在先权利人或利害关系人可自由选择提起或放弃。
具体到”OILERS”商标驳回复审案件中，《商标注册同意书》即共存协议的出现犹如将NFL公司在商标异议或无效宣告程序中对于其权利的自由意志提前行使，同意在后的NHL公司的商标申请，意味着NFL公司放弃对该商标提起异议或无效宣告的权利，放弃商标禁用权的主张。这本属对于民事权益的自由处分，放弃亦无可厚非，但对于商标授权这一行政行为而言，需考虑NFL公司的这种权利放弃行为是否会损害公共利益。从条文本身看，第二次修正的商标法第二十八条系为例举性规范，”不符合本法有关规定”的条款已涵盖公共利益的保护，故在保护在先商标权的情形中，应侧重于当事人利益的保护。从后果上分析，认同《商标注册同意书》即共存协议的风险在于可能导致公众混淆误认，进而使得商品不能区分产源。但实际上，商标权利人会本能排斥危及自身利益的商标存在，容忍并存的原因必然是这种风险不会实际发生。从这个角度看，NFL公司与NHL公司在日后的经营中会尽力淡化商标及商品的相似度，引导公众进行简单区分。《商标注册同意书》应成为商标注册审查中的依据，但鉴于相同商标的审查并不需要考虑混淆因素，因此这种依据的采信，应以商标标识具有基本的可区分性为限。