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来 源 | 知产力
作 者 | 石静涵 广东省高级人民法院
【要旨】
涉外定牌加工是指国内加工企业接受国外注册商标所有权人的委托，生产贴附有其注册商标的产品，并将产品全部交付委托人，不在生产企业国内销售的行为。若涉外定牌加工产品上贴附的商标与国内依法注册的商标相同，由此引发的商标侵权纠纷如何认定，我国法律法规并未作明确规定。我们认为，商标的基本功能为识别功能，即将商标权人的商品或服务与其他人的商品或服务区别开的功能，这是商标赖以存在的基础。没有发挥商标识别功能、不能产生区分商品或服务来源的使用行为，并不构成商标性使用行为。因此，判断涉外定牌加工行为是否构成侵害注册商标专用权，关键在于确定这种行为是否属于商标性使用，是否在中国境内发挥了商标的识别基本功能。本案为广东首例对在相同产品上使用相同商标的涉外定牌加工行为判决不侵权的案例。
【案情】
2012年6月26日，江美峰向原审法院起诉称：江美峰于2008年11月28日注册的第5040205号商标，核定使用商品（第6类）。该商标由“S”、“I”、“R”、“O”四个字母横向排列组成。江美峰发现长林公司侵权并向珠海市工商行政管理局举报。据此，江美峰请求法院判令：1、长林公司赔偿江美峰损失及合理费用支出共23万元；2、本案诉讼费用由长林公司承担。
法院查明，国家商标局于2008年8月27日对江美峰申请的“siro”商标初步审定予以公告。案外人北京京斯信装饰材料有限责任公司对该商标提出异议申请，国家商标局认定该异议不成立。2008年11月28日，该商标经国家商标局核准注册并予公告，注册号为第5040205号，核定使用商品为第6类金属喷头、金属阀门（非机器零件）、金属垫圈、金属门把手、五金器具（小）等。此外，2012年6月20日，奥地利SIRO公司通过知识产权代理机构向国家商标局提交申请书，申请撤销第5040205号“SIRO”商标。至本案法庭辨论终结前，双方均未提交证据表明国家商标局已完成对奥地利SIRO公司上述申请的审查并作出相关裁定。2012年2月10日，珠海市工商行政管理局斗门分局经检查发现，长林公司从2003年11月28日起，经奥地利SIRO公司的委托，为其生产金属拉手和金属挂钩，其中有一部分产品带有“SIRO”标识。长林公司所生产的带“SIRO”标识的产品均销往国外，不在国内销售，产品上的“SIRO”标识是长林公司按奥地利SIRO公司的要求在生产过程中进行标示。珠海市工商行政管理局斗门分局于2012年5月7日依法作出作出珠工商斗经大处字[2012]第2-10号《行政处罚决定书》，责令长林公司立即停止生产侵犯“SIRO”商标的五金制品的行为；没收、销毁长林公司侵犯“SIRO”注册商标专用权的成品金属拉手和金属挂钩23965个、半成品金属拉手和金属挂钩9130个；对长林公司罚款15万元，上缴国库。
【判决】
一审法院认为，江美峰申请的第5040205号“SIRO”商标已经国家商标局核准注册，依法享有注册商标专用权。长林公司根据奥地利共和国注册商标权人奥地利SIRO公司的委托，在国内生产使用“SIRO”商标的产品，且产品全部销往国外而不在中国境内销售，属于涉外定牌加工行为。长林公司根据奥地利共和国注册商标权人奥地利SIRO公司的委托，在中国境内加工生产的金属拉手、金属挂钩上标示与江美峰第5040205号“SIRO”注册商标完全相同的“SIRO”标识，且所加工生产的金属拉手、金属挂钩与江美峰第5040205号“SIRO”注册商标核定使用的第6类商品为同类商品。根据上述在相同商品上使用与他人注册商标相同的商标不以混淆为要件的侵权判断原则，基于商标权地域性特征，奥地利SIRO公司对“SIRO”商标标识在中国境内并不享有注册商标专用权，尽管长林公司加工生产的上述标示“SIRO”标识的产品全部销往国外而不在中国境内销售，但长林公司上述产品加工生产地及产品交付地均在中国境内，在未经在中国境内享有“SIRO”商标专用权的权利人江美峰许可的情况下，应当认定长林公司涉案涉外定牌加工行为侵犯了江美峰在中国境内对第5040205号“SIRO”商标享有的专用权。一审判决：长林公司于判决生效后十日内赔偿江美峰经济损失人民币30000元。
上诉人长林公司不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销一审判决，判令被上诉人承担本案诉讼费用。理由是：1、原审法院认定上诉人的涉外定牌加工行为属于商标意义上的使用是错误的；2、原审法院对被上诉人江美峰及其公司相关人员在2012年3月至5月期间与奥地利SIRO公司联系，转让其SIRO商标并索取高额转让费、使用费的恶意磋商事实未予认定，却认为是上诉人及其公司相关人员与奥地利SIRO公司联系转让、使用，也是完全错误的；3、上诉人生产和出口标有SIRO商标的金属拉手和金属挂钩产品的涉外定牌加工行为，不构成中国商标法意义上的在中国国内的商标性使用；4、原审法院酌定的赔偿数额不适当。
被上诉人江美峰答辩称，原审判决认定事实清楚，适用法律正确。关于上诉人与工商部门达成和解的情况，上诉人没有证据支持，且即使达成和解，也与本案无关。上诉人称其受奥地利公司委托加工，这一情况也与我方无关，无论司法解释还是其他法院的判决，属于同种类、相同商标都是构成侵权的。因此，上诉人的上诉理由不成立，请求二审法院予以维持。
二审法院认为：本案系侵害注册商标专用权纠纷。
商标具有地域性特点，在我国依法注册的商标在本国范围内受法律保护。本案中，江美峰依法享有的“SIRO”注册商标专用权，在中华人民共和国领域内受法律保护。商标的基本功能为识别功能，即将商标权人的商品或服务与其他人的商品或服务区别开的功能，这是商标赖以存在的基础。没有发挥商标识别功能、不能产生区分商品或服务来源的使用行为，并不构成商标性使用行为，也就不应是商标法予以规制的内容。因此，判断本案中长林公司的涉外定牌加工行为是否构成侵害注册商标专用权，关键在于确定这种行为是否属于商标性使用，是否在中国境内发挥了商标的识别基本功能。
本案中，长林公司根据奥地利共和国注册商标“SIRO”的商标专用权人奥地利SIRO公司的委托，在国内生产带有“SIRO”标识的产品，且产品全部销往国外而不在中国境内销售，其产品并未进入中国市场，属于典型的涉外定牌加工行为。从该行为性质来看，长林公司在产品上标贴被诉侵权标识的行为，形式上虽由加工方实施，实质上却是基于有权使用涉案商标的奥地利SIRO公司的明确委托的加工行为，长林公司的产品虽在中国境内生产，但全部产品出口国外，并不在中国市场销售流通。长林公司在这些产品上使用“SIRO”标识，不能在中国境内产生标识产品来源的作用，没有发挥商标的识别功能，故该行为不属于商标性使用。从相关行为的后果来看，被诉侵权产品全部销往国外，相关商标只能在国外市场发挥其区别商品来源的功能，国外消费者可以通过该商标区分商品来源为SIRO公司。而中国国内相关公众不存在对该商品的来源发生混淆和误认的客观基础，江美峰的中国市场份额也不会因此被不正当挤占，其注册商标的商标识别功能并未受到损害。
此外，二审法院认为，长林公司在涉外定牌加工过程中，已经尽到合理的注意义务。根据已查明的事实，奥地利SIRO公司为依据奥地利共和国法律在奥地利设立的有限责任公司，SIRO控股有限公司为其股东之一。通过中华人民共和国工商行政管理总局网站链接的相关网站可以查询到，奥地利SIRO公司于1988年11月29日在美国核准注册了第1514307号“SIRO”商标，核定使用的商品为商品国际分类中第6类、第20类相关商品。2006年1月15日，奥地利SIRO公司向长林公司出具《授权证明书》，授权长林公司生产并出口带有奥地利SIRO公司“SIRO”商标和标识的产品，授权有效期为2006年1月1日至2011年12月31日。据此，可以确认长林公司系接受奥地利SIRO公司委托加工并出口相关产品，长林公司对SIRO公司的资质及注册商标专用权进行了必要的审查，其尽到了合理的注意义务，主观上没有侵害江美峰注册商标专用权的故意或过错。
综上，长林公司的被诉行为不属于商标性使用，不构成侵害江美峰注册商标专用权，无需承担赔偿责任。一审法院认为长林公司未经注册商标专用权人许可，在其生产的产品上使用与涉案商标相同的产品标识的行为侵害了江美峰的合法权益，属于适用法律错误，二审法院依法予以纠正。综上所述，上诉人长林公司上诉请求和理由成立，二审法院予以支持。一审判决认定事实清楚，但适用法律不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国商标法实施条例》第三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决：一、撤销广东省珠海市中级人民法院（2012）珠中法知民初字第271号民事判决；二、驳回江美峰的全部诉讼请求。
【评析】
涉外定牌加工指我国境内企业接受境外商标权人或商标使用权人的委托，按照其要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工产品全部交付境外委托人的贸易形式。如果境外定牌与境内注册商标相同或近似，且核定使用的商品相同或类似，就会发生涉外定牌加工方的行为是否侵权的问题。对此，我国法律未作明确规定，理论界认识不一。近年来，审判实务中多以混淆理论为基础，判定使用相近似商标的涉外定牌加工行为不侵权，对于使用相同商标的涉外定牌加工行为仍倾向于认定侵权。这种处理方式与市场主体的商业道德观念和商标法的基本理论相悖，在实践中亦引起了激烈的争论。我们认为，要解决这一问题，需从以下三个方面进行探讨：
一、从商标侵权行为的构成要件来看
传统侵权行为法理论认为，侵权行为由四个要件构成，即损害事实、侵权行为的违法性、侵权行为与损害结果之间的因果关系、侵权行为人有主观过错。知识产权侵权相比一般民事侵权具有一定的特殊性，即行为人的主观过错不作为确定侵权的要件，此外，知识产权侵权中，以产生损害后果的可能性而非损害后果是否实际发生作为判定侵权的依据。因此，在知识产权侵权行为的判定中，必须考虑侵权行为是否造成实际损害或者存在发生损害事实的可能性，商标侵权行为的判定也要遵循这一原则。涉外定牌加工过程中，由于涉案商标只在产品制造加工环节出现，并未进入国内的消费流通领域，产品也仅在国内加工后即销往境外市场，这种行为实际上为对国内商标权人商品的潜在市场或者其商标的价值产生现实或潜在的影响。因此，我们认为，从侵权行为的构成要件来看，涉外定牌加工行为欠缺产生损害结果或损害可能性这一构成要件，不应认定为商标侵权行为。
二、从商标识别功能的角度来看
判断涉外定牌加工行为是否侵害商标权，首先要厘清商标的基本功能及商标法保护的核心内容。我们认为，商标的基本功能在于识别功能，即区分商品、服务来源的功能，因而无论是对普通商标的保护还是对驰名商标的特殊保护，避免来源混淆或出处混淆就是商标保护的核心问题，尽管侵害商标权行为的表现形式多种多样，其基本特征都是侵害商标的标识功能，导致或可能导致消费者无法正确分辨市场上的商品或服务、经营者市场信誉降低。我国《商标法》第52条并未直接提到制止混淆，但禁止侵权行为并制止混淆的意图是显而易见的。此外，最高院为适应审判工作的需要，已经在相关的司法解释中明确将“易使相关公众产生误认”作为认定侵害商标权行为的必要条件。涉外定牌加工中，加工方将产品全部交付给委托人，并不在中国境内销售，因此不可能在中国境内市场上造成混淆，不会对境内商标权人的利益造成损害。换言之，涉外定牌加工行为不具备构成商标侵权的实质要件，因此，不应认定为商标侵权行为。
三、从商标性使用的角度来看
商标性使用的标准在商标法上具有十分重要的意义，既是维持商标权有效的必要条件，也是判断侵害商标权行为的事实标准。根据我国《商标法实施条例》第三条的规定：“商标法和本实施条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及交易文书上，或将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”在涉外定牌加工行为是否属于商标性使用这一问题上，争议较多。有些人认为，现行法律并未要求只有目的在于标识或区别商品来源时才是商标性使用，在法律已经界定“商标性使用”的概念的情况下，不适宜在对此做限制性解释，缩小商标权的保护范围。我们认为，从准确把握商标使用与实现商标功能之间联系的角度出发，不应将涉外定牌加工行为认定为商标性使用。商标的使用形式多种多样，但是不论其形式如何，基本点都是为了识别商品或服务而进行的使用，而商标基本功能的实现，前提是标注商标的商品或服务必须进入流通领域，只有在商品进入流通领域时，才需要通过商标表明自己的商品，消费者才得以有机会通过商标识别商品或服务的来源。在此之前，商标只是一种装饰性的符号，谈不上识别的问题。因此，只有将商品投入潜有在消费者的市场才能称作真正商标法意义上的使用，即将商标贴附于商品进行销售或者其他交易，如用于出租、广告、展览和交易文书等领域。涉外定牌加工行为中，加工方按照定作方的要求将商标贴于加工产品上，仅属于加工劳务行为，加工方并未销售加工产品，加工方与定作方是加工承揽合同关系，加工方将产品交付定作方的行为，不属于销售行为，且相关产品在我国境内并未投入流通领域或实际使用，不构成商标法意义上的商标性使用。
综上，我们认为，涉外定牌加工产品并未在中国市场实际销售，加工产品上贴附的标识并未在中国国内市场发挥识别商品来源的功能，不足以造成相关公众的混淆、误认，不构成侵犯注册商标专用权。