如何理解反向工程侵权抗辩中的独创性问题

  长久以来,反向工程已经成为了集成电路布图设计行业的传统,其不仅可以促进市场公平竞争,还可以向公众提供“第二供货来源(Second Sourcing)”的芯片产品,所以对公众来说是有益的。美国国会认为,反向工程可以促进行业内的技术创新,因为竞争者可以通过反向工程开发出更先进的芯片,以此执行与在先芯片相同或相似的电子功能。因此在行业内,布图设计的反向工程一直被认为是一种公平的、可接受的行为。
  
  《半导体芯片保护法》中将反向工程视为合法行为,并明确规定反向工程之后的第二布图设计复制第一布图设计的行为属于合理使用的范畴。
  
  此后,各个国家和组织也纷纷效仿美国,在有关集成电路的立法中明确规定反向工程的合法性,并认为反向工程是复制侵权的一个抗辩理由。然而需要注意,第二布图设计是否具有独创性与反向工程抗辩是否成立,没有必然的对应关系。就如美国的Brooktree Crop诉Advanced Micro Devices Inc 案中法官认为,反向工程的目的往往在于设计出与在先布图设计具有兼容性和互换性的新的布图设计,所以可能与在先的布图设计实质相似,这是法律所允许的,只要不与在先的布图设计实质相同即可。当新的布图设计符合独创性标准时,可以获得法律的专有权保护。由此,反向工程抗辩成立要求第二布图设计必须不与第一布图设计“实质性相同”,此为侵权认定的重要要素,此时并不评价第二布图设计的独创性问题。我们可以这样理解,认定侵权的唯一指标是第二布图设计与第一布图设计“实质性相同”,而不过问第二布图设计是否具有独创性。然而纵观国内外的立法,每部集成电路布图设计保护法律几乎均在规定反向工程侵权抗辩时,用了“独创性”(Original)一词描述第二布图设计。
  
  由于法律在授权规定中已经使用了“独创性”一次,因此此处非常容易造成混淆,使得反向工程的实施者走入一个误区,即第二布图设计必须具有了独创性,其反向工程抗辩才能成立,殊不知,在反向工程抗辩认定中并不审查第二布图设计的独创性问题。笔者建议,在反向工程抗辩的法律规定中取消“独创性”一词,以免造成混淆。
  
  然而,第二布图设计的独创性与“实质性相同”并非毫无联系。在认定反向工程抗辩时,第二布图设计的对比对象为第一布图设计。当第二布图设计与第一布图设计“实质性相同”时,第二布图设计将被认定为单纯的复制抄袭而来,此时的第二布图设计当然丧失了独创性,在这种情况下反向工程抗辩是不成立的,即侵权行为成立;当第二布图设计不与第一布图设计“实质性相同”时,此时反向工程抗辩成立,但第二布图设计是否具有独创性仍需认定。当第二布图设计相对于第一布图设计具有独创性时,此时将独创性的参照物由常规设计上升为现有设计,独创性的创作高度要求随之提高,若第二布图设计被认定具有独创性,那么两个布图设计必然是不“实质性相同”的,反向工程抗辩成立,即第二布图设计不侵权。
  
  由此得出结论,当第二布图设计若相对于第一布图设计具有独创性,那么必然不与第一布图设计“实质性相同”,反向工程抗辩成立,第二布图设计不侵权。反之,当第二布图设计若相对于第一布图设计不具有独创性,则需区分两种情况,一种为两个布图设计不“实质性相同”,此时第二布图设计不涉及侵权,一种为两个布图设计“实质性相同”,此时第二布图设计涉及侵权。反向工程抗辩并不强制要求第二布图设计具有独创性,只要求其不与第一布图设计“实质性相同”即可,因此,第二布图设计的独创性与反向工程抗辩中“实质性相同”存在着紧密的联系,在司法实践中形成的对“实质性相同”的认定方法和标准,可借鉴于独创性的认定中。